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潘聪等 | 专利侵权案件执行过程中出现专利无效时应否继续执行?

潘聪 李畅 刘逸飞 知产前沿
2024-08-26

作者 | 潘聪 李畅 刘逸飞

目次

    一、问题提出二、法律研究三、案例讨论四、总结建议
专利侵权案件在执行过程中,如果出现专利无效,应否继续执行?普通观点可能会认为,既然出现专利无效,则应当中止或终止执行。但这种观点实际上并不正确,实际情况要复杂的多,本文对此进行讨论。

一、问题提出
专利侵权案件在执行过程中,出现专利无效,可能在以下几种情形下出现:

第一种情形:一审或者二审时没有等待专利无效的结果,导致一审或二审判决生效并进入执行程序,在执行过程中,出现专利无效。尽管法院在审理专利侵权案件时,通常都会等待专利无效的结果,但实务中也不排除无需等待的情形,导致出现以上局面,此时是否应当继续执行?

第二种情形:一审或者二审阶段的专利无效结果是维持专利有效,在一审或二审判决生效并进入执行程序时,专利再次无效时出现专利无效。由于专利无效可能会发起多次,一审或者二审阶段不可能等待每次专利无效的结果,因此当专利再次无效结果出现在执行阶段时,会出现以上局面,此时是否应当继续执行?

第三种情形:被告故意抗拒执行、拖延执行,导致执行程序过长,在漫长的执行期间,被告通过再次发起专利无效,成功无效掉涉案专利。如果说第一种情形和第二种情形被告没有任何恶意的话,那么第三种情形中则出现被告恶意的因素,此时应否继续执行?

以上三种情形,又分别细分为专利权人在法定期限内(三个月)是否提起行政诉讼,也即在提起行政诉讼时、以及在未提起行政诉讼时,分别是否应当继续执行?此时综合来看,可能会出现六种不同的情形,那么分别是否应当继续执行?执行法院是否能对此直接做出决策?

二、法律研究
专利领域中,与执行相关的法律条款主要体现在《专利法》第四十七条、以及最高人民法院 《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十九条和第三十条,但对这三个法条的理解,实务中极容易发生混乱,甚至错误理解,下文详述。

1、《专利法》第四十七条中“宣告专利权无效的决定”指的是生效的无效决定

《专利法》第四十七条(2020年)中规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”

根据相关判例,这里“宣告无效的专利权”,是指国家知识产权局专利复审和无效审理部(简称“复审委”)作出的效力最终确定的无效宣告请求审查决定所宣告无效的专利权。“作出并已执行”指的是全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。而一旦已执行,则执行回转的可能性较低,返还或赔偿的成功案例实际上比较少。

其中,效力最终确定是指,对于复审委作出宣告专利权无效的决定,如果当事人自收到通知之日起三个月期满仍未向人民法院起诉的,该决定的效力即在起诉期届满时最终确定;如果当事人依法提起了行政诉讼,该决定只有被生效的行政裁判维持时其效力才最终确定。

因此,尚未生效的无效决定,不可能使得授权专利的专利权自始即不存在,也不可能使得已执行的专利侵权判决发生回转。这是因为,无效决定在后续的行政诉讼程序中,可能会出现反转的结果,导致专利权的效力难以最终确定。

在专利领域中,最典型的案件就是“小i机器人”案件,案号为(2017)最高法行再34号,涉及上海智臻智能网络科技股份有限公司与苹果电脑贸易(上海)有限公司等发明专利权无效行政纠纷再审案。该案经历了国家知识产权局无效审理、北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审、最高人民法院再审等程序,案件结果两次反转,被列为“2020年中国法院十大知识产权案件”之一,最终该案的专利权被成功维持。

因此,《专利法》第四十七条中记载的“宣告专利权无效的决定”实际上指的是“生效的无效决定”。在执行过程中,复审委做出的无效决定,只是临时性的决定,一旦提起行政诉讼,则其效力待定,不可能使得执行案件的权利基础丧失,也不可能出现执行回转的问题。

2、最高法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十九条和第三十条中有权作出裁定的“人民法院”指的是“再审法院”

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十九条提到:“宣告专利权无效的决定作出后,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院可以裁定中止再审审查,并中止原判决、调解书的执行。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第三十条提到:“在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当再审。当事人根据该决定,依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当裁定终结执行。

以上标记下划线的 “人民法院”指的是负责再审的法院,也即,在执行案件中,有权裁定中止或终结执行的法院是再审法院(在发明专利的情况下,通常是最高人民法院),而非执行法院。因此,在未收到再审法院的裁定之前,执行法院应当按照执行相关的法律要求继续执行案件,否则将影响生效判决的权威性和既判力。

三、案例讨论
在执行过程中,即使出现专利无效的情形,根据以上法律规定,也不一定能够中止或者终止执行案件,这有相关典型案例(例如(2020)粤执复986号)支持。

在(2020)粤执复986号(裁判日期:2020年11月16日)轻某集团江门光某有限公司、江门市某江集团有限公司侵害外观设计专利权纠纷执行审查类执行裁定书中,就在执行期间产生专利无效与是否应中止执行的问题,介绍如下。

在该案中,广东中院提到:本案的执行依据是广州知识产权法院作出的(2018)粤73民初533号民事判决。该判决涉及的专利为某江公司专利号为ZL20113045××××.0、名称为摩托车尾灯的外观设计专利权。光某公司提出异议称(2018)粤73民初533号案件中的专利号ZL20113045××××.0的摩托车尾灯外观设计专利权已被国家知识产权局宣告无效,其已向最高人民法院申请再审,故要求中止或终结执行本案,解除本案查封的银行账户。

对此,广州中院认为,首先,本案所涉专利号为ZL20113045××××.0、名称为摩托车尾灯的外观设计专利权被国家知识产权局宣布无效,某江公司已在法定期限内向北京知识产权法院提起了行政诉讼并已立案受理。本案所涉外观设计专利权最终效力有待人民法院行政诉讼程序审查确认,目前诉讼程序还在进行之中,因此,光某公司要求对本案终结执行不符合上述法律规定,应不予支持。其次,虽然光某公司针对本案执行依据向最高人民法院提起了再审申请,但目前仅是再审审理阶段,其并未向广州中院提交最高人民法院对再审案件决定再审的法律文书。况且,即使最高人民法院对再审案件决定再审,是否中止执行应由再审法院决定,故光某公司要求广州中院作出中止或终结执行的行为亦缺乏法律依据,应不予采纳。综上所述,广州中院在执行过程中告知光某公司本案不符合中止执行的条件并无不当,光某公司的异议请求不能成立,应不予支持。

广东省高级人民法院认为:本案的争议焦点是广州中院是否应裁定中止执行广州知识产权法院(2018)粤73民初533号民事判决。

首先,本案中,光某公司是向最高人民法院申请再审审查,则应由最高人民法院审查是否应裁定中止执行。因此,光某公司认为其已向最高人民法院申请再审则广州中院应裁定中止执行的复议理由,没有法律依据,本院不予支持。

其次,本案中,广州知识产权法院(2018)粤73民初533号民事判决认定光某公司侵害某江公司专利号为ZL20113045××××.0、名称为“摩托车尾灯”的外观设计专利权。该外观设计专利权被国家知识产权局宣布无效,某江公司已在法定期限内向北京知识产权法院提起了行政诉讼并已立案受理。本案所涉外观设计专利权最终效力有待人民法院行政诉讼程序审查确认,目前诉讼程序还在进行之中。因此,光某公司要求对本案中止执行或终结执行,不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 》第三十条规定的适用情形,本院不予支持。

再次,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条规定:“执行员接到申请执行书或者移交执行书,应当向被执行人发出执行通知,并可以立即采取强制执行措施”;第二百五十六条第一款规定:“有下列情形之一的,人民法院应当裁定中止执行:(一)申请人表示可以延期执行的;(二)案外人对执行标的提出确有理由的异议的;(三)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的;(四)作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(五)人民法院认为应当中止执行的其他情形。”本案中,光某公司没有履行广州知识产权法院(2018)粤73民初533号民事判决确定的法律义务,广州中院作出(2020)粤01执1239号执行通知书,责令光某公司、岗仔商行、魏某某履行支付义务,符合上述法律规定。光某公司未向广州中院提交最高人民法院裁定中止执行广州知识产权法院(2018)粤73民初533号民事判决的民事裁定,也未举证证明执行过程中存在上述中止执行的法定情形。因此,光某公司主张撤销广州中院(2020)粤01执1239号执行通知并中止执行的复议请求,没有事实和法律依据。

从上面的案例可以看出,在专利权人针对复审委做出的无效决定提起行政诉讼的情况之下,如果再审法院并未发出中止执行的裁定,则并不影响执行法院的执行程序,此时执行法院按照法律要求应继续执行,而非中止或停滞,否则将导致执行程序违法。

四、总结建议
我们认为,针对上文所提到的三种情形,关于是否应当继续执行的问题,应分别按照如下方式进行考量:

对于第一种和第二种情形,如果专利权人在法定期限内提起了行政诉讼,而被执行人未能提供再审法院的中止裁定,则根据上文所提到的法律规定和典型案例,执行案件应当继续执行。但若被执行人提供了再审法院的中止裁定,则执行法院应中止执行。相反,如果专利权人在法定期限内未提起行政诉讼,则专利无效决定会生效,执行的权利基础已经丧失,此时执行程序应当终止。但无论是中止还是终止的裁定,均应由再审法院做出。

对于第三种情形,与第一种和第二种情形不同的是被执行人具有明显的恶意,此时若专利权人在法定期限内提起了行政诉讼,而被执行人未能提供再审法院的中止裁定,则根据上文所提到的法律规定和典型案例,执行案件应当继续执行。但若被执行人提起了再审,再审法院是否应当发出中止裁定,则极具争议。

我们认为,诚信原则是民法的基本原则,针对第三种情形中这种恶意情况,再审法院应考虑到案件的特殊情况,不应鼓励这种非诚信的诉讼行为,否则将影响法院的权威性和生效判决的既判力。如果被执行人纷纷效仿、故意在执行阶段恶意拖延,则将完全架空执行程序。相反,在第三种情形中,如果专利权人在法定期限内未提起行政诉讼,则专利无效决定会生效,此时执行的权利基础已经丧失,专利权人似乎也放弃了其自身的权益,此时执行程序应当终止。同样地,无论是中止还是终止的裁定,均应由再审法院做出。

综上,对于专利权人而言,建议为了保证执行顺利,应当尽量在前期诉讼过程中利用财产保全等方式来防止后续出现执行难的困境。如果前期未能成功办理财产保全,则在执行阶段应加快执行程序,防止出现意外情况。

而对于被执行人而言,发起多次专利无效在专利侵权案件中,无疑是有利的,即使是在执行阶段。一旦收到国知局的无效决定,被执行人应及时提起再审,以尽快从再审法院拿到中止或终止执行的裁定,并及时反馈给执行法院。此外,被执行人不应通过各种非诚信的手段(甚至涉嫌违法犯罪)来拖延执行、抗拒执行。一旦存在这种非诚信的污点,则即便出现专利无效的情况,无论是再审法院,还是执行法院,都应全面考虑各关联案件的综合因素,做出合法合理的执行决策!

本文是笔者根据法律研究和案例检索撰写而成,文中观点仅代表笔者当前研究的成果,不当之处,敬请同行批评指正。



潘聪北京高文律师事务所 合伙人

15811263779

pancong@globe-law.com



作者:潘聪 李畅 刘逸飞

编辑:Eleven



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